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科技企业常见的知识产权风险及应对策略​

发布时间: 2021-08-16 16:53        来源: 中伦视界        阅读量:1323

一、  知识产权权属风险
对于科技型企业而言,其核心竞争力在于技术成果。因此技术成果的权属无疑成为投融资、并购或IPO等项目中首先需要核实的问题。
所谓技术成果的权属,指技术成果的所有权。对权属的考察是为了确认技术方有权使用、转让或许可相关技术,以免与错误的对象签署协议,影响交易的达成。根据笔者的经验,权属相关的风险一般体现在以下两方面:
风险一:部分专利由个人持有
实践中,技术成果并非必然由技术方公司持有,高管或核心技术人员个人持有全部或部分专利的情况也屡见不鲜。如果在技术转让或许可时,未将前述个人持有专利一并转让或许可,则可能引发后续的纠纷,造成合作方/被许可人需要再额外支付一笔费用的情况,甚至造成无法实施相关技术,严重情况下导致投资失败。
为应对这种风险,建议如下:
  • 基于企业及有关人员(例如高管、高级技术人员、股东等)的姓名通过官方网站或商用数据库进行查询,确认登记备案的知识产权权属信息;
  • 要求相关人员披露个人持有专利,并与数据库中查询到的信息相互印证,以验证前述高管、股东等人员披露是否完整;
  • 要求相关人员书面保证没有其他个人持有专利或仅限于所披露的个人持有专利并承诺将一并转让给企业。
风险二:目标技术是否构成职务发明
根据《专利法》的规定可知,《专利法》对于职务发明明确约定其归属于公司,且通过《实施细则》进一步规定了属于职务发明的情形。实践中,职务发明的权属纠纷较为多发。在此类纠纷中,双方主要就标的技术是否属于职务发明进行举证。
因此,为避免潜在纠纷,应尽量在目标公司的内部政策和与技术人员签订的劳动合同、保密协议和竞业禁止协议等(关于权属的条款往往包含在前述协议中,当然也有就单项技术成果专门签署权属确认书的情形)对于权属作出明确的规定或约定,以防将来相关技术人员主张技术成果不属于职务发明而应归属于该技术人员。在进行关于技术成果权属的尽职调查时,应重点核实上述文件或协议。
二、 知识产权许可方式
一般来说,涉及的技术交易从大类上讲分为技术转让和技术许可,且技术转让往往也会涉及技术许可(例如企业将全部知识产权安排由某关联公司持有,并由其对内或对外进行许可)。对于技术许可而言,其许可方式,如许可类型和范围等,是较为核心的条款,与投融资、并购、IPO等项目的需要紧密相关。如果许可方式安排不当,则可能严重影响目标业务开展,导致项目失败。
风险一:许可类型约定不清楚
根据《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十五条的规定,法定的技术许可类型有普通许可、排他许可和独占许可。
在签订许可协议时,一定要明确许可类型,且在使用相关术语时采取与法定含义相同的含义(即当在协议中使用独占许可、排他许可和普通许可时,需对应前述司法解释中给出的定义),否则将极有可能引起纠纷。
风险二:许可范围约定不清楚
技术许可范围涉及以下几个方面:许可地域、许可行为、许可对象、特殊约定等。
  • 许可地域,即许可在何地实施技术,是许可协议中必须明确的。当事人可以约定许可协议的地域范围为全球、某个国家等,取决于相关业务(例如制造、销售等)要在何处展开。需要特别提醒的是,如果需要出口至某国,则建议就该国获得许可,否则仍可能构成侵权。该等出口事项涉及平行进口问题,较为复杂,在此不做展开。
  • 许可行为,指被许可人被授权的实施技术的行为方式。根据《专利法》第十一条的规定,该等行为包括“制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品”。实践中应考虑具体的业务内容,确保所有的业务内容均获得了对应许可。
  • 许可对象,即被许可人的范围。实践中,根据业务需要和技术性质,可能需要对关联公司、上下游企业、技术合作单位等也授予许可,以避免潜在的侵权风险。
  • 特殊约定方面,由于技术许可以约定优先,因此实践中的许可范围也体现出灵活的一面,只要该等特殊约定不违背强制性规定通常是有效的。例如,许可方在许可中限定了被许可人仅能在特定工厂中制造许可产品、或者限定被许可人的产能,该等约定同样有效。
三、知识产权的分许可
“分许可”是指在专利权人授予专利许可的情况下,专利被许可人继续许可其他人实施专利。“分许可”常见于从国外公司引进技术的过程中,通常技术引进方会寻求“分许可”权、进而再以分许可的方式与国内其他公司合作。
“分许可”条款是许可协议中极其重要的条款。由于分许可给予了被许可人较大的权利,允许其将技术许可给其他方,所以,对于许可人来说较为不可控,如果处理不当会对许可人自身的竞争力以及整个市场秩序造成重大影响。
因此,为了避免潜在纠纷,应尽可能在合同中对分许可作出明确约定,可以从以下几方面进行考虑:
  • 对于独占许可,有观点认为,如果双方没有特别约定,则被许可人可以进行分许可。如果独占许可的许可人不希望被许可人获得分许可权利,则必须注意要在许可协议中明确增加特别条款来排除该项权利(独占许可,自有分许可权利);
  • 对于被许可人,如果可能,建议要求在许可协议中明确加入分许可条款,并且约定被许可人的所有权利(分许可权除外)和义务同样适用于分许可的被许可人,从而尽可能避免争议;
  • 若合同双方均同意分许可的方式,但是许可人担心分许可的范围不可控进而给己方带来竞争风险,则建议在许可协议中增加相应的具体限定,例如仅能给特定对象进行分许可、对于分许可时间、地域、产能、销售额等方面进行具体限定
四、让他人制造权
让他人制造权(“have made” right)指的是委托第三方制造的权利,也就是俗称的“代工”。实践中,许可人往往对给与分许可较为谨慎。如果被许可人制造能力有限甚至自身没有制造能力,因此需要找第三方代工,而许可人又拒绝授予被许可人分许可的权利,则此时可能会涉及到“让他人制造权”的问题。
“让他人制造权”条款是许可协议中很容易被忽略的条款。如果被许可方获得了无限制的“让他人制造权”,则其可能通过第三方制造出巨额产量的许可产品,对许可人自身的竞争力造成重大影响。而另一方面,作为自身没有生产能力的被许可人,如果不明确该等权利,则无法通过许可来实现商业利益。
目前,法律中对于“让他人制造权”没有明确规定,实践中对于“让他人制造权”的权利基础也有不同观点。一种观点认为专利法中规定的“制造、使用和销售权”自然地就包括了“让他人制造权”;而另一种观点则主张“让他人制造权”不应基于《专利法》规定的“制造、使用和销售权”自然产生而应基于明确的约定。
这种情况下,我们认为合同双方在许可协议的沟通过程及签署过程中均应对被许可人是否享有“让他人制造权”保持高度关注。为了减少潜在纠纷,建议合同双方在签订许可协议时明确约定许可人将哪些权利授予、保留、排除,许可人若不希望被许可人委托第三人制造,建议在合同中进行明确排除,或者通过限定产能的方式进行限制。
五、许可终止条款
许可终止指的是许可协议中约定的许可到期后,被许可人无法再享有被许可的权利并需要停止不再被许可的行为,如制造、销售等。
许可终止条款同样是许可协议中容易被忽视的问题。实践中,多数许可协议中仅约定一个许可协议期限,认为许可合同关系应在某统一的时间点终止。但是,技术许可会涉及到生产、包装、销售、库存等多个环节,需要在合理期限内分别作出安排,不可能在某一时间点同时终止。
在许可协议中,合同双方应当从多个角度对于许可终止条款进行详细约定,以避免潜在纠纷。许可终止条款可以从以下几方面进行考虑:
  • 被许可人是否需要销毁半成品;
  • 是否需要销毁以及何时销毁生产模具或者生产线;
  • 工厂的库存商品是否可以进行销售;
  • 经销商手中现有的库存商品是否可以继续销售;
  • 售后服务的过程中是否可以实施许可技术;
  • 许可人是否回购剩余库存产品;
  • 许可人应防范被许可人有可能不恰当的利用许可终止条款进行过量生产囤货,进而影响到许可人利益。因此,建议双方在许可终止条款中还要注意约定库存的披露和审计义务以及就合理的库存量进行限定。
六、专利和专有技术混合技术许可的特殊情形
根据许可协议客体的不同,技术交易中的许可协议可以大致分为:专利许可协议、专有技术许可协议、专利和专有技术混合技术许可协议。此处的专有技术指技术秘密,即通过保密来保护该等技术成果,而非像专利那样以公开换保护(在《企业知识产权管理工作指南》中,这点描述就很好,专有技术应当包括专利技术与非专利技术,含有技术秘密)。根据统计,实务中纯专利许可协议的形式所占的比重越来越少,越来越多的许可协议是专利和专有技术混合技术许可协议。
由于专利和专有技术在获取程序、法定权利、时效性、地域性、保密性等诸多方面存在明显区别,如在混合技术许可协议中不加以注意,可能会导致严重的后果,在某些情形下甚至会导致专有技术的许可条款存在无效的可能性。
我们建议对于混合技术许可协议,尽可能在不同的条款中将二者予以区分,尤其需考虑以下几种情形对许可费用的影响:
是否将专有技术进行专利申请;
  • 将专有技术进行专利申请的情况下,则需要依据该申请能够获得专利以及该申请被驳回等情形区分对待;
  • 被许可专利被全部或部分无效的情形;
  • 被许可专利过了有效期的情形。
七、被许可人的诉权
被许可人诉权指的是被许可人在发现其他主体侵犯被许可的权利时,能够以自己的名义直接作为原告起诉侵权方的权利。
通常认为,对专利侵权案件,独占许可的被许可人可以单独向法院起诉;排他许可的被许可人可以和权利人共同起诉,也可以在权利人不起诉的情况下自行起诉;普通许可的被许可人不能单独起诉,除非经过权利人的明确授权。在实践中,排他许可的自行起诉和普通许可的明确授权均可以通过合同约定的方式实现。
尽管如此,在实践中由于许可协议约定不明、或者当事人对于诉权理解不够充分,也导致了很多隐患,实务中可以考虑以下方面:
  • 对于独占许可的诉权,应当注意地域限制:如果许可协议对独占许可的地域范围进行了限制,则当被许可人向非独占地域法院起诉时,由于此时被许可人在该地域内无独占许可,故其有可能被认定为不享有单独起诉的权利。
  • 被许可人的诉权受到许可协议中具体许可行为的限制。例如,如被许可人取得的独占实施方式是制造和销售,而被控侵权行为是使用,则有权起诉侵权行为并追究赔偿责任的应为专利权人。
  • 被许可人主张的赔偿可能会受到许可协议中许可时间的限制。通常认为,对于许可期限内的时间段,被许可人可以主张赔偿。需要注意的是,对于许可期限以外的时间段,被许可人是否能够主张,当前尚未有定论。我们建议若被许可人希望对于该时间段主张赔偿,则其至少在许可协议中应当明确约定“赋予被许可人对于许可起始日之前的追诉权”。
  • 普通许可中约定许可金额的影响。实践中,许可协议中约定的许可金额显著低于合理的范围,甚至约定的许可费金额为零的情况,常见于关联公司间的商业安排。如果被许可人作为原告起诉时,这种很低的许可金额可能会对被许可人将来主张赔偿造成较大的负面影响,应当尽量提交其他非关联方的许可协议以证明许可技术价值。
八、 知识产权许可中的豁免
常见的技术引进一般是技术引进方看好技术提供方的技术,希望获得相关技术许可和技术支持以开发或改进产品。但是,有一种特殊的情况,即技术引进方是因为涉嫌侵犯技术提供方的专利或专有技术而被动寻求许可。对于后一种情形,往往通过双方签订许可协议,由被许可人向许可人支付许可费,以达成和解。然而,如果许可协议中未对此前涉嫌侵权的行为作出安排,则一旦双方产生分歧,许可人仍可能就被许可人签订协议前的行为主张侵权责任。
因此,在签订许可协议时,要在协议中约定对于过去可能的侵权行为进行豁免,即承诺不再追究该等行为的侵权责任。一般约定如果被许可人依约支付许可费,则豁免其签订协议前的潜在侵权行为。当然,如果不以依约支付许可费为前提而直接对过去行为进行豁免,则对被许可人更为有利。
九、知识产权保证
在与科技型企业的投资、并购或技术交易项目中,对于合作方来说,最大的风险往往来自投资或引进的技术难以实现或存在侵权风险等。因此,建议合作方要求技术方对目标知识产权和技术资料作出一定保证(一般在协议中列明),例如要求技术方对知识产权的实用性(即可以实现)、权属无瑕疵、不侵犯第三方知识产权、相关专利的稳定性等作出保证,并保证技术资料的完整、准确、清晰,以合作方得以实施相关技术为标准。
合作方可以和技术方约定,一旦违反了上述保证,即构成实质性违约,技术方应赔偿合作方损失。同时,合作方还可设立一些相应的里程碑作为付款节点,例如技术方提供全部技术资料并通过验收、合资项目投产等。如此一来,技术方将有很强的动力如实陈述并积极推进相关项目,而合作方的资金安全也进一步得到了保证。

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