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基础知识

国际化过程中知识产权事务处理指南

发布时间: 2018-07-17 17:20        来源: 国家知识产权局        阅读量:894

  欧盟近期发布了国际化过程中知识产权事务处理指南,梳理了公司国际化过程中需要应对的知识产权事务和进入国外市场时有效实施知识产权管理的主要步骤,并介绍了现有的知识产权相关工具的实用信息。报告期望通过搭建框架为公司国际化过程中知识产权事务的处理提供引导和建议。

  指南首先通过图表(图1)展示了公司开展国际业务时每个环节的商业计划与对应的知识产权实施策略,然后对每个步骤进行逐一阐述。



  1. 知识产权资产确认
  在国际化的过程中,有关知识产权事务的首要任务是识别公司的知识产权资产。进行知识产权审计是识别知识产权资产的有效途径。具体做法是全面分析公司的知识产权资产,说明它们的用途、价值和法律状态,同时标明每项资产的重要性,分析是否存在更优用途。
  公司通常会通过知识产权尽职调查来识别和分析自身拥有的知识产权组合,即狭义上的知识产权审计。审计过程中也可通过绘制知识产权地图来识别公司的非物质资产,追溯资产所有者,理清公司存在的第三方知识产权。
  通过知识产权识别可将知识产权资产分为以下主要类别:专利、商标、设计、著作权、域名和商业秘密。

  2. 制定知识产权策略
  知识产权策略大体上可以分为两大类:进攻型策略和防守型策略。

  (1)进攻型策略
  进攻型策略的主要目的是保护自身知识产权和收购外部知识产权。该策略通过收购或获得许可为公司赢得优势,使公司能够获得核心知识产权或通过以下方法为竞争对手设置障碍:
  ①一旦对手在未经允许的情况下使用专利权,则要求对手支付赔偿金;
  ②如果市场上目前没有其他可替代的技术,则可以逼迫对手获得许可;
  ③ 要求对手进行额外的研发。

  (2)防守型策略
  防守型策略的主要目的是通过防止公司知识产权被竞争对手利用来降低或消除本公司风险。实施方法主要包括:
  ①通过许可获得阻碍型知识产权;
  ②围绕阻碍型知识产权进行专利布局;
  ③反对阻碍型知识产权;
  ④为实现交叉许可而开发或收购一个知识产权组合;
  ⑤购买知识产权保险。

  指南通过图2展示了公司在构建知识产权策略时应该考虑的问题。


  3. 知识产权可用性调查
  专利、商标和设计都是地域性的知识产权,它们只在授予国和授予地区有效。因此在进入外国市场之前,必须明确知识产权资产在这些市场中是否处于可使用状态,是否存在与他方的冲突。否则,不仅会面临资金损失的风险,也有可能致使公司声誉受损。知识产权调查还能帮助公司识别新市场中的潜在竞争者和侵权者。
  (1)商标检索
  商标可用性检索应该在注册国的领土范围内展开,确定同一或类似的产品和服务在当地是否存在相同或相似的商标(或其他商业标识)。检索可通过国家或国际注册工具进行,如欧盟内部市场协调局(OHIM)的eSearchPlus 或TVview以及世界知识产权组织(WIPO)的Romarin数据库。
  (2)专利检索
  在新市场中寻求专利保护可利用相关数据库在当地展开专利检索。如各国国家数据库、欧洲专利局(EPO)的Espacene数据库和WIPO的Patentscope数据库。
  (3)设计检索
  除了国家注册工具,也可以利用欧盟内部市场协调局的DesignView数据库进行设计检索,该数据库提供注册式共同体外观设计(RCD)和其他国家注册工具。世界知识产权组织的Hague Express Database数据库也能提供国际注册信息检索。

  4. 适应当地知识产权法规和知识产权保护
  在寻求不同国家的知识产权保护时,除了高昂的注册费用,还应考虑当地可能的不公平规则和特有的知识产权保护程序。此外,不同市场对产品的不同理解,以及不同的知识产权保护做法也会为进入这些市场带来阻碍。
  因此,指南强烈建议公司在国际化过程中要考虑当地特性,调整知识产权和营销策略以适应当地市场。如有必要,还应借助国际申请/注册系统来减少支出,更好地管理知识产权组合。
  (1)法律问题
  从某种程度上来说,欧盟成员国间的知识产权规则是统一的,然而对规则的解释却可能有所不同,因此最佳做法是留意相关国家的法律特性。建议从当地的知识产权律师那里寻求专业意见。
  (2)语言和文化问题
  成功进入外国市场的关键步骤之一是将商标翻译为当地语言,并调查其可注册性。对于不同国家,商标不用一成不变。忽略这个步骤不仅可能为知识产权申请带来不可弥补的错误,也会影响公司在该国的整个营销策略。

  (3)知识产权保护
  ①商标保护途径
  国家保护:可通过各国知识产权局申请国家保护,申请者需遵守该国法规和程序。
  共同体商标制度(Community Trade Mark):由欧盟内部市场协调局负责管理的一套涵盖全部欧盟成员国的统一商标注册制度。申请者以一种语言,通过支付一套费用、履行单一注册和审核程序,即可完成覆盖所有欧盟成员国的注册。
  马德里体系(Madrid system):通过由世界知识产权组织管理的马德里体系完成国际注册。该体系包含90多个国家成员。目标国的知识产权局将根据该国商标法对申请进行审查,审查结果决定国际注册保护范围。

  ② 专利保护途径
  国家保护:遵照当地国家法律和程序向各国国家知识产权局申请并获得专利保护。
  欧洲专利(European Patent, EP):可依据《欧洲专利公约》相关规则通过欧洲专利局(EPO)进行申请。欧洲专利并不是一个统称,成功的欧洲专利申请在经过所选国家的国别批准后可获得多个国家专利。
  单一效力欧洲专利(European patent with unitary effect): 由欧洲专利局(EPO)依据《欧洲专利公约》相关规则授予申请者。要在欧盟范围内(除了西班牙和克罗地亚)获得单一效力欧洲专利,专利权人需要在所获欧洲专利公开之日起的一个月内向欧洲专利局提出要求。
  专利合作条约(PCT):由世界知识产权组织进行管理。在申请过程和国际阶段中,对于所有专利合作条约缔约国,申请者只需支付一套费用,履行单一程序,然后直接进入国家阶段,由申请保护国的国家或地区专利局进行审查。

  ③ 设计保护途径
  国家保护:遵照当地国家法律向各国国家知识产权局申请并获得专利保护。
  注册式共同体外观设计(Registered Community Design,RCD): 由欧盟内部市场协调局管理。申请者向欧盟内部市场协调局或欧盟成员国各国知识产权局提出申请,以一种语言通过支付一套费用、履行一套程序获得在整个欧盟地区有效的注册式共同体外观设计。
  非注册式共同体外观设计(Unregistered Community Design, UCD ):无需官方注册就可获得短于注册式共同体外观设计保护期的另一种保护制度。保护期于该设计在公开进入欧盟领土范围之日起生效,通常适用于市场生命周期较短的产品。必须注意的是,注册式共同体外观设计提供的法律保护效力更强,设计实施起来也更容易。
  海牙体系(Hague system):通过由世界知识产权组织管理的海牙体系申请国际设计注册。申请者以一种语言通过支付一套费用、履行一套程序获得指定国家范围内的设计保护。

  ④ 申请时机
  申请知识产权保护时,时机非常关键。
  过早申请会带来财务负担。知识产权的翻译和维持费用都会花去大笔预算。减少这种支出的办法是申请PCT专利,这样可以将进入国家阶段的时间延迟长达30个月,甚至更久。另一个办法是申请欧洲专利,这样可以在欧洲专利局作出决定之前对专利申请过程进行集中管理。
  过晚申请则会对公司获得知识产权保护带来致命的后果。因为包括欧盟成员国在内的许多国家都接受一条简单的原则:在符合条件的情况下,先提交申请者获得保护。另外,过晚申请可能会使公司失掉优先权。享有优先权的申请人在就相同主题的知识产权提出申请时,以第一次专利申请的日期作为其申请日期。然而优先权是有严格期限的,对于专利和实用新型来说是第一次提出专利申请之日起12个月内,对于工业设计和商标来说是第一次提出专利申请之日起6个月内。
  申请速度过慢也许会使专利丧失新颖性。原则上,在申请保护之前公开新的发明和设计都可能损害专利的新颖性。然而,如果处于宽限期内,则不会有这样的影响,因为宽限期允许申请人在首次公开该发明内容的1年之内保留专利申请权,也就是说,发明人自己的公开在1年之内不会影响其专利申请。除了以上提及的由知识产权法规带来的时间限制外,在决定申请时机时还要考虑公司自身活动的优先顺序(如产品发布日期、保护途径的选择、资金状况、目标国情况等)。

  (4)国际市场中的知识产权穷竭
  要确定产品在国外市场的销售是否会造成权利穷竭是一个复杂的问题,这取决于不同司法管辖区的知识产权穷竭制度。穷竭制度的概念存在于不同层面:国家的、地区的以及国际的。大多数时候穷竭条件和权利延伸都由国家知识产权法规所决定。欧盟范围内接受地区延伸的概念,即当知识产权所有人或经其授权的第三方在任何欧盟国家(包括欧洲经济区国家)首次销售受保护的知识产权产品后,权利人即丧失了在整个欧盟范围内对它的进一步的控制权。

  5. 知识产权的商业化
  指南指出,在市场中将受保护的知识产权进行商业化有多种方式,最常见的方式包括转让、许可、合资和衍生。
  在选择最佳的知识产权商业化形式时应考虑公司的业务性质、商业战略和目标、资金和智力能力以及合作伙伴关系。
  例如,在下列情形中,许可会是最好的商业化手段:
  (1)公司希望进入或扩张到某个未知市场。因为许可人可以受益于被许可人的网络渠道和市场知识(对外许可);
  (2)公司希望提高产品或服务质量,或为客户提供新产品和新服务。因为被许可人可受益于许可人的技术或名气(获得许可);
  (3)公司希望通过交换知识产权建立双赢的合作伙伴关系(交叉许可)。
  另外,签订保密合同是进入知识产权商业化之前的重要步骤,以确保在信息交换过程中包括知识产权在内的保密信息的安全。
  在商业化阶段,每一个技术转让/知识产权相关合同(如许可协议,转让协议,合资公司协议等)都应加入知识产权相关条款,以此明确和管理合同各方的知识产权关系。

  6. 实施知识产权
  只有有效实施知识产权才能确保知识产权所有人在国际市场中立足。因此在知识产权策略中加入有效的知识产权监控系统,任命有经验的律师分别负责各个市场才是最佳做法。
  对于许可协议,指南建议在协议中明确打击侵权行为的责任方(许可人或被许可人),并确定一旦出现侵权应采取的解决机制。
  对于不同国家应采取不同的实施方案,报告最后强烈建议公司应熟悉打击侵权行为或预防非法使用知识产权的法律程序。比如,将既省时又省钱的替代性纠纷调解(Alternative DisputeResolution,ADR)机制作为法庭之外解决争端的有效方法。

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