民法典实施对技术类知识产权诉讼的影响与应对（上）——以司法解释和指导案例的清理为视角

      2021年1月1日，新中国成立以来第一部以法典命名、具有里程碑意义的法律，《中华人民共和国民法典》（以下简称“ 《民法典》”）施行。为了配合《民法典》的实施，最高人民法院对建国以来的591件司法解释及相关规范性文件进行了全面清理，其中修改了111件司法解释及相关规范性文件，废止了司法解释及相关规范性文件116件。这其中，最高人民法院专门作出《关于修改<最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）>等十八件知识产权类司法解释的决定》（法释〔2020〕19号），对18件知识产权类司法解释进行修改，也于2021年1月1日起施行。并且，最高人民法院废止了《关于审理第一审专利案件聘请专家担任陪审员的复函》（法（经）函〔1991〕64号）、《关于在专利侵权诉讼中当事人均拥有专利权应如何处理问题的批复》（〔93〕经他字第20号）和《最高人民法院关于对诉前停止侵犯专利权行为适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕20号） [1]。同时，最高人民法院对139件指导性案例进行全面清理，决定对2件指导案例不再参照适用，这其中有1件指导案例是技术类诉讼案例 [2]。可见，《民法典》的实施将对技术类诉讼法律实务产生根本性的影响。本文对最高人民法院《关于修改<最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）>等十八件知识产权类司法解释的决定》中关于技术类诉讼的部分进行分析，并且探讨第20号指导案例不再参照适用的原因，以期对未来法律实践有所帮助。

      一、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》的修改

     该司法解释有2种情形4处修改，全部属于适应性修改，并未调整实体内容，我们理解对未来专利侵权判定司法实践没有显著影响。具体如下：

     1.法律依据调整。此种情形有两处修改，亦即，

     第一，将引言修改为：“为正确审理侵犯专利权纠纷案件，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国民事诉讼法》等有关法律规定，结合审判实践，制定本解释。”

     修改内容解析：此处仅仅增加《民法典》作为审理侵犯专利权纠纷案件的依据，同时将其列在《中华人民共和国专利法》（以下简称《专利法》）这一位阶较低的非基本性法律和《中华人民共和国民事诉讼法》（以下简称《民事诉讼法》）这一程序性法律之前。

     第二，将第21条修改为：“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。明知有关产品、方法被授予专利权，未经专利权人许可，为生产经营目的积极诱导他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该诱导者的行为属于民法典第一千一百六十九条规定的教唆他人实施侵权行为的，人民法院应予支持。”

      修改内容解析：此处将教唆帮助侵权行为的法律依据从《中华人民共和国侵权责任法》（以下简称《侵权责任法》）第9条规定调整为《民法典》第1169条。关于教唆侵权和帮助侵权，《民法典》“侵权责任编”继承了《侵权责任法》的规定，未作变更 [3]。

     2.机构改革的适应性调整。此种情形有两处修改，亦即，

      第一，将第2条修改为：“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的，审理侵犯专利权纠纷案件的人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。有证据证明宣告上述权利要求无效的决定被生效的行政判决撤销的，权利人可以另行起诉。专利权人另行起诉的，诉讼时效期间从本条第二款所称行政判决书送达之日起计算。”

      修改内容解析：该条文规定了“先行裁决”制度 [4]，亦即专利权人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被宣告无效的情况下，人民法院可以裁定驳回权利人基于该无效权利要求的起诉。在无效宣告请求审查决定被撤销后，专利权人可以另行起诉。此次修改仅将“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被专利复审委员会宣告无效的”调整为“权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效的”，以适应机构改革之后由国家知识产权局作为专利授权确权行政诉讼被告的现状。需要指出的是，此处仅仅规定为“可以”而非“必须”，司法实践中存在审理侵犯专利权纠纷案件的法院，特别是最高人民法院知识产权法庭，权衡无效宣告请求审查决定的情况和专利侵权诉讼的情况后，虽然权利人在专利侵权诉讼中主张的权利要求被国务院专利行政部门宣告无效仍然继续审理专利侵权诉讼，以至于作出专利侵权成立的判决的实务情况 [5]。

      第二，将第6条修改为：“人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案，包括专利审查、复审、无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利行政部门制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。”

      修改内容解析：此处修改亦是机构改革的适应性修改，仅将原条文“国务院专利行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等”部分中的“及其专利复审委员会”删除。

      二、最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的修改

      该司法解释的修改除了类似于第一部分介绍的法律依据的调整（引言的修改）和机构改革的适应性调整（第11条的修改）之外，还有如下内容的调整，我们理解，这些调整对未来技术类知识产权诉讼的法律实践将产生一定影响。具体包括4个方面：

      1.受案范围与案由的调整。亦即，将第1条修改为：“人民法院受理下列专利纠纷案件：1.专利申请权权属纠纷案件；2.专利权权属纠纷案件；3.专利合同纠纷案件；4.侵害专利权纠纷案件；5.假冒他人专利纠纷案件；6.发明专利临时保护期使用费纠纷案件；7.职务发明创造发明人、设计人奖励、报酬纠纷案件；8.诉前申请行为保全纠纷案件；9.诉前申请财产保全纠纷案件；10.因申请行为保全损害责任纠纷案件；11.因申请财产保全损害责任纠纷案件；12.发明创造发明人、设计人署名权纠纷案件；13.确认不侵害专利权纠纷案件；14.专利权宣告无效后返还费用纠纷案件；15.因恶意提起专利权诉讼损害责任纠纷案件；16.标准必要专利使用费纠纷案件；17.不服国务院专利行政部门维持驳回申请复审决定案件；18.不服国务院专利行政部门专利权无效宣告请求决定案件；19.不服国务院专利行政部门实施强制许可决定案件；20.不服国务院专利行政部门实施强制许可使用费裁决案件；21.不服国务院专利行政部门行政复议决定案件；22.不服国务院专利行政部门作出的其他行政决定案件；23.不服管理专利工作的部门行政决定案件；24.确认是否落入专利权保护范围纠纷案件；25.其他专利纠纷案件。”

       修改内容解析：上述修改与最高人民法院《关于修改<民事案件案由规定>的决定》（法〔2020〕346号）和最高人民法院《关于行政案件案由的暂行规定》（法发〔2020〕44号）、最高人民法院《关于增加部分行政案件案由的通知》（法〔2019〕261号）紧密相关。就技术类知识产权纠纷而言，适应《民事案件案由规定》的不断完善，明确了诉前申请行为保全、财产保全纠纷案件，因申请行为保全、财产保全损害责任纠纷案件，确认不侵害专利权纠纷案件，专利权宣告无效后返还费用纠纷案件，因恶意提起专利权诉讼损害责任纠纷案件等民事诉讼案由。尤其是，一方面，在“专利权权属、侵权纠纷”新增了“标准必要专利使用费纠纷”的民事案由，以适应我国司法实践的发展。另一方面，在“专利权权属、侵权纠纷”新增了“确认是否落入专利权保护范围纠纷案件”的民事案由，以适应《专利法》第四次修改引入的药品专利链接制度的需要。亦即，第76条规定，“药品上市审评审批过程中，药品上市许可申请人与有关专利权人或者利害关系人，因申请注册的药品相关的专利权产生纠纷的，相关当事人可以向人民法院起诉，请求就申请注册的药品相关技术方案是否落入他人药品专利权保护范围作出判决。”

       2.过渡条文和过时条文的删除。此次修改删除了最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第2条、第3条、第4条、第7条、第18条、第19条。

       修改内容解析：第2条涉及专利纠纷的管辖，这一点在《民事诉讼法》以及最高人民法院《关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》 [6]、最高人民法院《关于知识产权法庭若干问题的规定》有更加明确的规定，已经属于过时条文。同时，此次对最高人民法院《关于北京、上海、广州知识产权法院案件管辖的规定》第7条作出修改，亦即“当事人对知识产权法院作出的第一审判决、裁定提起的上诉案件和依法申请上一级法院复议的案件，由知识产权法院所在地的高级人民法院知识产权审判庭审理，但依法应由最高人民法院审理的除外。”从而与最高人民法院《关于知识产权法庭若干问题的规定》相衔接。

        第3条、第4条涉及2001年专利法修改取消国家知识产权局专利复审委员会对实用新型、外观设计的复审请求审查、撤销请求审查的终审权，根据加入世界贸易组织的要求纳入司法审查的范围；第7条涉及专利法修改将方法权利要求保护范围延伸到依照方法直接获得的产品之前的案件如何处理管辖问题；第18条涉及2001年专利法修改的过渡问题，这些都是适应当时历史阶段的规定，没有继续专门规定的必要。第19条涉及假冒专利的民事制裁，因为《民法典》已经删除了“民事制裁”这一民事责任形式，所以适应《民法典》的内容而予以删除。

        3.外观设计在先合法权利冲突制度中的“在先合法权利”范围的明确。将第16条修改为，“专利法第二十三条第三款所称的合法权利，包括就作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。”

        修改内容解析：《专利法》第23条第3款规定，授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。本条文用于进一步解释上述条文中的“合法权利”。本条文根据《民法典》第123条、第120条和2019年修改后的《中华人民共和国反不正当竞争法》（以下简称《反不正当竞争法》）第6条的规定，对“在先权利”的描述更加准确。

       4.诉讼时效的适应性调整。将第23条修改为：“侵犯专利权的诉讼时效为三年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。权利人超过三年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算三年计算。”

        修改内容解析：《民法典》以及之前实施的《民法总则》将诉讼时效从两年调整为三年，此次修改在专利诉讼中加以明确。此前，在《民法总则》施行以来，曾经对专利诉讼的诉讼时效问题产生争议，主流观点认为，《民法总则》第188条规定：法律对于诉讼时效期间另有规定的，依照其规定。《民法总则》有关诉讼时效期间的规定与民事单行法中有关诉讼时效期间的规定属于一般法与特别法的关系，按照特别法优于一般法的原则，在《民法总则》施行后仍应优先适用民事单行法中有关诉讼时效期间的规定。但2017年9月30日之前（本意见中‘之前’‘之后’均包括本日）施行的民事单行法中规定的诉讼时效为二年的，其性质与《民法通则》规定的二年普通诉讼时效无异，故根据新法优于旧法的原则，在《民法总则》施行后应适用三年的诉讼时效期间。” [7]同时，司法实践中亦存在基于特别法优于一般法，直接引用此次修改前的最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》的条文，认定适用两年诉讼时效的观点。例如，在裁判日期为2018年5月24日的某专利侵权案件中，人民法院认为 [8]，“《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第二十三条规定：侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人知道或者应当知道侵权行为之日起计算。权利人超过二年起诉的，如果侵权行为在起诉时仍在继续，在该项专利权有效期内，人民法院应当判决被告停止侵权行为，侵权损害赔偿数额应当自权利人向人民法院起诉之日起向前推算二年计算。”此次修改彻底解决了上述争议。

[注]

[1]参见最高人民法院《关于废止部分司法解释及相关规范性文件的决定》（法释〔2020〕16号）。

[2]参见最高人民法院《关于部分指导性案例不再参照的通知》（法〔2020〕343号）。

[3]参见黄薇主编：《中华人民共和国民法典侵权责任编解读》【M】，北京：中国法制出版社2020年7月版，第23-24页。

[4]参见张鹏：《最高人民法院知识产权法庭发展观察与案例评述》【M】，北京：法律出版社2020年6月版，第五章第一节。

[5]参见最高人民法院知识产权法庭（2019）最高法知民终280号民事判决书。

[6]相关修改内容参见本文下部分的介绍。

[7]参见北京市高级人民法院民一庭关于《民法总则》施行后适用诉讼时效制度的参考意见。

[8]参见北京知识产权法院（2017）京73民初372号民事判决书。